披著“李逵”外衣的“李鬼” ——超越授權跟單生產構成商標侵權行為評析

發布時間:2020-06-02

文 | 趙晉 匯業律師事務所 律師

基于社會分工的細化和優化,品牌方委托OEM工廠進行定牌加工生產這種“輕資產”模式越來越普遍。作為品牌企業而言,如何在委托加工合同履行中有效預防和保護品牌知識產權已經成為雙方合作必須考慮的要素之一。實務中,源自OEM工廠委托加工環節的知識產權侵權現象(如商標侵權、專利侵權、竊取商業秘密等)并不鮮見。在電商平臺,我們也總能發現一些打著“品牌正品尾單”、“原單正品”等旗號實施虛假宣傳、銷售疑似假冒他人注冊商標產品的商家,而該等商家往往會宣稱是品牌方加工中的尾單或小量跟單產品,與正品一致。

近日,筆者代理的一起某知名體育品牌產品被合作方跟單生產引發的商標侵權案件由上海市浦東新區人民法院作出了一審判決。借此案例,現就OEM工廠及相關方在品牌方授權范圍之外擅自加單生產并貼附品牌方商標行為,結合《商標法》作簡要的法律評析。

一、案情簡介

原告系日本某知名體育品牌公司在華設立的現地法人,依據母公司授權許可使用某系列注冊商標,并就針對該等商標在中國境內的侵權行為提起訴訟救濟。

被告則原系原告合作供應商,接受原告產品訂單并對外委托OEM工廠進行產品加工。雙方協議明確約定被告根據原告指定或批準的規格為原告生產產品并且僅將相應產品銷售給原告,不得為原告之外的其他方生產該產品,也不得將該產品銷售給原告之外的其他方。

2018年7月,原告發現被告在原告不知情的情況下,擅自在原告授權生產的訂單產品數量之外向OEM工廠額外增加下單了近萬件同類產品,并從原告指定的產品吊牌供應商處騙購了包括正常訂單產品在內的全部吊牌,該等吊牌上標注有原告母公司的一系列注冊商標標識。另外,經原告調查取證,已經證實被告從OEM工廠提貨并低價出售了部分侵權產品。

二、超越授權跟單行為是否侵害商標專用權?

依據《商標法》的相關規定,取得商標專用權的權利人的商標只要處于注冊有效期內,未經權利人許可,任何人不得擅自在相同商品上使用與注冊商標相同的標識,也不得擅自銷售侵犯注冊商標專用權的商品,否則將構成商標侵權,并承擔相應的法律責任。

盡管大多數情況下,OEM工廠及相關方系根據品牌方的有效授權進行代加工生產并使用注冊商標,其存在使用品牌方商標的合理理由和合法權利。但在涉及商標侵權的問題上,應當區分正當的生產行為所帶來的商標使用與超出約定數量生產并貼附品牌方注冊商標二者之間的差異。二者在權利來源及規范使用限度上存在本質區別。

商標權本質上是商標所有人對特殊符號與其特定商品或服務之間對應關系的支配權,而不僅僅是對商標符號的支配權。侵犯商標權的本質也并不單純只是對某一物理標識的歪曲、篡改或者替換,而在于切斷了商標標識和商標權利人之間的固有聯系,欺騙消費者使其發生混淆和誤認,盜用商標權人的商譽。換言之,商標是商業標識與特定商品或服務之間的聯系,而不是商業標識本身。因此,保護商標就是為了保護商標權利人經過長期經營而建立起來的自身與商標的唯一聯系,而不是為了保護商業標識本身。

基于此,商標權的效能要得到實現,就需要商標與產品進行結合,但是這種結合的行為只能專屬于商標權利人,任何其他個人或組織在沒有獲得商標權利人合法授權的前提下,不得擅自將商標與產品進行結合。行為人違反與授權方約定的數量或者商品類別而使用授權方商標的行為,在超出授權數量、時間或者商品類別上所生產的商品上將產品與商標進行了結合,實際上虛構了其與商品所指示的來源的關系,使相關公眾混淆了商品的來源,從而侵害了權利人的商標專用權。

因此,在上述案例中,對于超出原告正品訂單數量范圍外的近萬件被控侵權商品,雖然其質量、原料、工藝、實際生廠商都與正品絲毫不差,但在商標使用上具有未經權利人即原告授權的權利瑕疵,且在事后未得到原告的追認授權,顯然屬于越權使用他人注冊商標的生產行為。根據《商標法》第五十七條第一項規定,未經商標注冊人的許可,在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標,屬于商標侵權行為。

基于上述分析,在超越商標權利人授權范圍外生產的侵權產品盜用和攀附了商標權利人的商譽,攫取了本應屬于商標權利人的商業利益。而一旦侵權產品流入市場,還會擠占商標權利人的市場份額,造成其市場需求的減少。更重要的是,該等行為除了損害商標的來源指示功能,還損害了商標的質量保障功能。超越授權范圍的產品的生產脫離了商標權利人的有效監管和質量控制,使得其質量難以確保,同時因為不是合法的正品商品,也很可能在售后服務等方面被商標權利人拒絕,從而損害消費者的利益,反過來也會降低商標權利人的商譽,造成其市場評價的降低。因此,侵權人理應就其商標侵權行為承擔損害賠償責任。

三、本案啟示

對于品牌方與OEM工廠之間的合作,除了要在合作伊始起草一份包含完整知識產權保護、商業秘密保護等條款在內的合同文本以外,還應加強對OEM工廠資質的審核,對其實際加工過程中涉及的原料采購、關鍵技術實施、品質管理、訂單數量及驗收、品牌標識規范使用、吊牌供應等實施全流程監管。反之,對于OEM工廠而言,在合作前,也必須盡到審慎查驗商標權利人或權利人的受托人再委托權限,避免成為商標侵權的共同侵權人。

另外,對品牌企業來說,應當在合同履行期間對OEM工廠可能存在的商標濫用(如吊牌印制、訂單轉委托、仿冒或搶注權利人商標等)以及竊取或衍生權利人專有技術等行為做到積極預防和侵權懲治。


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