知識產權海關保護合規風險與案例分析

發布時間:2020-04-20

文 | 吳展 律師 姚欣 匯業律師事務所

在2020年1月15日于華盛頓簽署的中美第一階段經貿協議第一章知識產權中多處提及知識產權邊境保護的合作問題。如第1.20條《銷毀假冒商品》中規定,“一、在邊境措施上,雙方應規定:(一)除特殊情況外,銷毀被當地海關以假冒或盜版為由中止放行并作為盜版或假冒商品查封和沒收的商品……”;第1.21條《邊境執法行為》中規定“一、雙方應致力于加強執法合作,以減少包括出口或轉運在內的假冒和盜版商品數量……”;并規定“在本協議生效后30個工作日內,中國將制定行動計劃以加強知識產權保護、促進經濟高質量發展”。在中美貿易戰疊加新冠疫情防控的大背景下,以上協議內容預示著知識產權海關保護會成為中美雙邊貿易值得關注的重要領域。

知識產權海關保護的概念主要來源于關稅及貿易總協定的烏拉圭回合達成的TRIPS協議中關于對知識產權海關保護的相關規定。該協議將知識產權海關保護定性為在各國邊境采取的知識產權保護制度,因此在國外也被稱為知識產權的邊境保護。TRIPS協議第三部分“知識產權執法”篇,內容十分詳盡,對此規定了一系列實施或執行措施,從而將國內保護程序轉為國際保護程序。包括了從第41條到第60條共五節內容,對各成員方的知識產權執法作出了規定。第四節對知識產權邊境措施做了特殊要求,也是知識產權海關保護法律制度的重要淵源。

在我國,國務院于1995年7月頒布了《中華人民共和國知識產權海關保護條例》,該條例借鑒了發達國家海關的先進經驗和《TRIPS協議》的做法,與國際上的立法基本銜接。該條例規定,海關作為知識產權邊境保護的唯一實施機構,是國家的進出境監督管理機關,可以直接參與在進出境環節發生的侵權案件的調查、處理工作。這標志著中國海關對知識產權的保護工作進入了一個法制化和制度化的階段。1995年9月28日,海關總署頒布了《中華人民共和國海關關于知識產權保護的實施辦法》,進一步細化了備案、調查、放行、處罰、處置等事項。2000年7月8日正式通過的新《海關法》,充分考慮到我國即將“入世”的新形勢,增加了有關知識產權海關保護的相關條款,以法律形式正式授權“海關依照法律、行政法規的規定,對與進出境貨物有關的知識產權實施保護”。2003年11月26日,國務院通過了新的《知識產權海關保護條例》,對知識產權邊境保護程序做出了重大調整,進一步提高了知識產權海關保護標準。2004年5月,海關為了有效實施《知識產權海關保護條例,根據《中華人民共和國海關法》以及其他法律、行政法規,制定《關于中華人民共和國知識產權海關保護條例的實施辦法》對知識產權海關保護的各項程序和措施做了更為詳盡的規定。

根據TRIPS相關協議內容,應提供保護的知識產權有七大類,分別是專利、商標、版權和與版權有關的權利、地理標志、半導體布圖和商業秘密。而對于邊境措施,除了規定冒牌貨物和盜版貨物強制適用外,其它知識產權類型,由各成員方自行決定是否納入邊境措施法律制度的保護范圍。在協議談判的過程中,最初發達國家要求對侵犯協議中規定的所有知識產權權利的貨物采取有效的邊境措施。經過談判后,最終只將假冒貨物和盜版貨物納入保護范圍。一是假冒和盜版是國際貿易中比較常見的侵權形式,對正常貿易秩序的危害也較大,認定是否存在侵犯該兩類知識產權也比較容易。二是作為一個需要各國簽署通過的國際公約,為了獲得廣泛的認可,也只能先在一個小范圍內取得共識。故《TRIPS協議》僅僅是提供了一個保護的最低標準。在《中華人民共和國知識產權海關保護條例》第二條規定,“本條例所稱知識產權海關保護,是指海關對與進出口貨物有關并受中華人民共和國法律、行政法規保護的商標專用權、著作權和與著作權有關的權利、專利權(以下統稱知識產權)實施的保護”,同時依照《奧林匹克標志保護條例》和《世界博覽會標志保護條例》,我國對包括五環圖案標志和奧林匹克旗、格言、徽記、會歌等在內的奧林匹克標志以及世界博覽會標志參照《海關法》和《知識產權海關保護條例》規定進行海關保護。在本次中美第一階段經貿協議中,雖然中美雙方在第一章知識產權中就包括諸如地理標志保護等方面達成共識,但就知識產權海關保護合作上主要還是針對假冒貨物和盜版貨物,并未突破中國的知識產權海關保護范圍。

在行政執法層面,海關對于知識產權侵權的查處有兩種方式,一種是依照權利人申請查處、一種是海關依職權查處。實踐中,我國海關對知識產權侵權查處以海關依職權主動查扣為主。在實務領域,知識產權海關保護案件在當事人主觀方面多表現為故意侵權,且經常與走私違規等其他違法行為結合在一起。一般而言,海關如查實侵權,會沒收侵權貨物,并處罰款。此外,在假冒注冊商標領域,按照最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理侵犯知識產權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋(一)、最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理侵犯知識產權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋(二)的有關規定,在當事人非法經營數額在五萬元以上或者違法所得數額在三萬元以上的,或者假冒兩種以上注冊商標,非法經營數額在三萬元以上或者違法所得數額在二萬元以上的情況下,海關會將案件移送司法機關,這里還涉及到相應的刑事法律責任。

有鑒于此,在當前的復雜環境下,進出口企業需要對知識產權海關保護領域的合規風險有所關注。以下,結合具體案例對此予以簡要介紹。

一、侵犯商標專用權

在進出口領域,商品的進出口需要就相關知識產權如商標專用權等獲得合法的授權,進出口企業內部合規、法務人員應當與市場或外貿部門人員就此協作。否則,未經商標注冊人的許可,在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標的,屬于侵犯注冊商標專用權的違法行為,不僅會影響訂單的完成,還有可能涉及行政乃至刑事法律責任。

典型案例一

當事人于2019年4月24日向Y海關申報出口的貨物(報關單號:29212019021964XXXX),海關經查驗,發現標有“TINKLE”商標標識的修眉刀14400包。當事人不能提供授權文書或正規購買證明?!癟INKLE”商標權利人認為上述標有“TINKLE”商標標識的貨物侵犯了其商標專用權,并于規定期限內向海關提出了采取知識產權保護措施的申請,并提供了擔保。Y海關于2019年5月16日扣留該批侵權貨物。Y海關經調查,認為當事人出口的修眉刀上使用的商標,與商標權利人注冊的“TINKLE”商標相同,且事先未經商標權利人許可,根據《中華人民共和國商標法》第五十七條第(一)項的規定,上述貨物屬于侵犯商標專用權的貨物,貨物價值人民幣43200元。當事人出口上述貨物的行為已構成出口侵犯他人商標專用權貨物的行為。以上事實有《中華人民共和國海關出口報關單》(編號:29212019021964XXXX)、《中華人民共和國海關貨物查驗記錄單》、權利人知識產權海關保護申請書、營業執照復印件、查問筆錄、交易單據等證據為證。事實清楚,證據確鑿。

典型案例二

當事人于2019年12月18日委托司機駕駛粵ZHRXX港貨車持報關單53452019145149XXXX以“一般貿易”方式從S口岸申報進口漆包線等貨物一批,經查驗,發現鐵制包裝盒3250個。權利人卡西歐計算機株式會社認為上述貨物侵犯其在海關總署備案的知識產權,并向S海關提出采取知識產權保護措施的申請。S海關經調查,認為當事人進口的鐵制包裝盒3250個上使用的商標,與商標權人注冊的商標相同,且事先未經商標權人許可。根據《中華人民共和國商標法》第五十七條第(一)項的規定,屬于侵犯他人商標專用權的商品。當事人的行為已構成進口侵犯他人商標專用權貨物的行為。以上有《中華人民共和國海關進口貨物報關單》、《檢查(查驗)記錄表》、《貨物入倉單》、權利人權利證明材料、當事人解釋報告、查問筆錄、照片等為證。

根據《商標法》第五十七條第一款第(一)項之規定,未經商標注冊人的許可,在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標的,屬于侵犯注冊商標專用權的違法行為。前引兩個案例中,第一個案例中的當事人所出口商品中含有標有“TINKLE”商標標識的修眉刀14400包。當事人不能提供授權文書或正規購買證明,屬于出口侵犯他人商標專用權貨物的行為。第二個案例中的當事人進口貨物中含有鐵制包裝盒3250個,其所使用的商標,與商標權人卡西歐計算機株式會社注冊的商標相同,且事先未經商標權人許可,屬于進口侵犯他人商標專用權貨物的行為。依照法律規定,海關可以《中華人民共和國海關行政處罰實施條例》第二十五條第一款的規定分別決定對當事人予以處罰。

二、侵犯發明專利權

與商標注冊權相比,專利權具有更強的技術性。在內容上,專利權類型包括發明、實用新型和外觀設計。進出口過程中,企業合規及法務人員應當以商品為基礎,全面審查進出口各業務鏈條可能涉及的專利權內容,并結合企業業務發展戰略等識別其中的合規風險,以便防范。

典型案例一

2019年11月11日當事人向D海關申報出口快件貨物U盤貨樣100個(報關單號53142019941915XXXX,分運單號790337XXXX)。經查,發現實際貨物為U盤100個(以下稱上述貨物),實施了深圳市朗科科技股份有限公司擁有的“用于數據處理系統的快閃電子式外存儲方法及其裝置”發明專利,價值人民幣707元。權利人深圳市朗科科技股份有限公司認為上述貨物屬于侵犯其“用于數據處理系統的快閃電子式外存儲方法及其裝置”發明專利權的商品,并向D海關提出采取知識產權保護措施的申請。D海關經調查,認為當事人出口的上述貨物,其專利的實施事先未經專利權人許可,根據《中華人民共和國專利法》第六十條的規定,屬于侵犯他人專利權的商品。你司的行為已構成出口侵犯他人專利權貨物的行為。以上有海關進出口貨物報關單證、海關查驗記錄、出口貨物、權利人書面申請等材料為證。

典型案例二

中微半導體設備(上海)有限公司是業內研發、組裝集成電路等設備的先進企業,先后開發了具有自主知識產權的芯片設備,并在全球范圍內申請了1200余項專利。隨著國際市場份額的逐漸擴大,與美國某公司發生知識產權糾紛,雙方在中國、美國等多地互相展開專利訴訟、無效宣告等知識產權司法與行政領域的訴爭。福建省高級人民法院于2017年12月裁定美國某公司的子公司停止進口、制造、銷售和許諾銷售被訴侵犯中微半導體設備(上海)有限公司專利權的設備。中微半導體設備(上海)有限公司根據法律程序向海關總署申請知識產權備案,并積極向貨物進出口地海關尋求保護,在掌握了涉嫌侵犯其專利權的設備即將從上海浦東國際機場進口的情況后,立即向上海海關提出扣留侵權嫌疑貨物的申請,并繳納相應擔保。

以上兩個案例,第一個案例涉及出口商品侵犯他人發明專利,第二個案例涉及進口貨物侵犯他人專利。根據《專利法》第六十條之規定,未經專利權人許可,實施其專利,即侵犯其專利權。以上兩個案例中,第一個案例的當事人所出口100個U盤,實施了深圳市朗科科技股份有限公司擁有的“用于數據處理系統的快閃電子式外存儲方法及其裝置”發明專利,屬于侵犯其他專利權人專利權的違法行為。根據《海關行政處罰實施條例》第二十五條第一款之規定,進出口侵犯中華人民共和國法律、行政法規保護的知識產權的貨物的,沒收侵權貨物,并處貨物價值30%以下罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任,海關可以依法對當事人予以處罰。第二個案例在海關的執法實際中,上海海關依據《中華人民共和國知識產權海關保護條例》規定,及時啟動知識產權海關保護程序,根據權利人申請,暫停涉嫌侵權設備通關,該設備價值3400萬元人民幣。海關執法過程中,美國某公司主動與中微半導體設備(上海)有限公司開展和解談判,雙方最終達成全球范圍相互授權的和解協議。在該案中,雙方在知識產權海關保護程序中達成和解,海關堅持把關與服務并舉,有效保護權利人的合法權益,又促成雙方通過法律框架解決知識產權糾紛,為相關企業國際貿易爭端解決提供了海關路徑。

三、侵犯著作權

依照著作權法等法律規范,著作權人圍繞其作品擁有著作權,而作品具有豐富的體現形式。某種程度上,這些豐富的體現形式也是進出口實務領域當事人往往容易忽視其中合規風險的一種重要因素。根據《中華人民共和國著作權法》第三條的規定,作品,包括以下列形式創作的文學、藝術和自然科學、社會科學、工程技術等作品:(一)文字作品;(二)口述作品;(三)音樂、戲劇、曲藝、舞蹈、雜技藝術作品;(四)美術、建筑作品;(五)攝影作品;(六)電影作品和以類似攝制電影的方法創作的作品;(七)工程設計圖、產品設計圖、地圖、示意圖等圖形作品和模型作品;(八)計算機軟件;(九)法律、行政法規規定的其他作品。以下,結合具體案例對其中的合規問題予以分析。

典型案例

2019年11月27日,當事人委托某貨運代理有限公司以一般貿易方式向F海關申報出口拉桿箱等貨物一批到新加坡,報關單號53042019004630XXXX。經海關查驗,發現實際出口貨物有:標有“3D WENGER EMBLEM標識” 拉桿箱312個,(以下稱上述貨物),案值約人民幣15600元。著作權利人威戈瑞士公司認為上述貨物侵犯其在海關總署備案的美術作品著作權,向F海關提出采取知識產權保護措施申請并提交擔保。F海關經調查認為,當事人未經知識產權權利人許可,在上述貨物上擅自使用他人美術作品,根據《中華人民共和國著作權法》第四十八條第(一)項之規定,侵犯權利人在海關總署備案的“3D WENGER EMBLEM標識”(備案號:C2016-46480)美術作品著作權。當事人出口上述貨物的行為已構成出口侵犯著作權的行為。以上有出口貨物報關單及報關隨附單證、海關查驗記錄、海關扣留決定書、扣留清單、現場筆錄、查問筆錄、知識產權權利人采取知識產權保護措施申請、當事人書面陳述和出口貨物等為證。

以上案例涉及出口貨物侵犯他人著作權。根據《著作權法》第四十八條第(一)項之規定,未經著作權人許可,復制、發行、表演、放映、廣播、匯編、通過信息網絡向公眾傳播其作品的,屬于侵犯他人著作權的行為,本法另有規定的除外。前引案例中,當事人未經知識產權權利人許可,在所出口貨物上擅自使用他人美術作品,侵犯權利人在海關總署備案的“3D WENGER EMBLEM標識”(備案號:C2016-46480)美術作品著作權,構成出口侵犯他人著作權貨物的行為,海關可以根據《中華人民共和國海關法》第九十一條、《中華人民共和國海關行政處罰實施條例》第二十五條第一款對當事人予以處罰。

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